10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu sına mülkiyet dünyamıza yeni bir uygulama kazandırdı.
Bu uygulamayı kısaca “kullanım ispatı” olarak açıklayabiliriz. Marka’ya itiraz eden tarafın, marka sahibinden ilgili markayı kullandığına dair belge ve ispat talep etmesi diye de açıklayabiliriz.
Bu noktada tescil sürecinde bir adım geriye gidersek, marka başvurusu yapanlara önerimiz şu olacak. Başvuru yapacağınız sınıfları seçmek, sanıldığından daha önemli bir konudur ve faaliyet alanınızda olmayan ya da kısa vadede girmeyeceğiniz sınıflarda başvuru yapmamaya çalışın.
Bu nedenle bir marka vekilinden destek almanızı tavsiye ediyoruz.
Bu konuda Marka Tescilinde Sınıf Seçimi: Durum Tespiti Mi, Geleceğe Yatırım mı ?
başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz…
Milyar dolarlık şirketler bile kullanımlarını ispat konusunda sorun yaşayabiliyor. Bu konudaki en sıcak örnek, geçen ay yaşandı.
İrlandalı hamburger zinciri Supermac Ltd. 2017 yılında, McDonalds’a ait olan “BIG MAC” isimli markanın ciddi bir biçimde kullanılmaması sebebiyle 29, 30 ve 42. sınıflardaki tescilinin iptalini talep etti.
Talep sahibi Supermac Ltd., McDonald’s tarafından sunulan kullanım ispatı delillerinin markanın sadece sandviçler üzerinde kullanıldığını ispatladığını bu nedenle sunulan delillerin yetersiz olduğunu belirtmiş, McDonald’s ise buna cevaben AB’nin ekonomik açıdan en önemli üye ülkelerinden olan Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’ta markasının kullanıldığını ispatlar nitelikte deliller sunduğunu ve bu delillerin markanın Avrupa Birliği’nde kullanıldığını ispatlamaya yeter olduğunu iddia etti.
Bu noktada bahsi geçen 29, 30 ve 42. Sınıfların kısaca hangi emtiaları içerdiğinden bahsedelim.
- SINIF
Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et ürünleri. Kuru bakliyat.
Hazır çorbalar, bulyonlar. Zeytin, zeytin ezmeleri. Hayvansal kaynaklı sütler; bitkisel kaynaklı sütler; süt ürünleri (tereyağı dahil).
Yenilebilir bitkisel yağlar. Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü meyve ve sebzeler, salçalar.
Kuru yemişler. Fındık ve fıstık ezmeleri, tahin. Yumurtalar, yumurta tozları.Patates cipsleri.
30. SINIF
Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler. Makarnalar, mantılar, erişteler.
Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: Ekmek, simit, poğaça, pide, sandviç, katmer, börek, yaş pasta, baklava, kadayıf, şerbetli tatlılar, puding, muhallebi, kazandibi, sütlaç, keşkül.
Bal, arı sütü, propolis. Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, domates sosları dahil olmak üzere soslar. Mayalar, kabartma tozları. Her türlü un, irmikler, nişastalar. Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri.
Çaylar, buzlu çaylar. Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler. Sakızlar. Dondurmalar, yenilebilir buzlar. Tuz. Pekmez. Hububattan (tahıl) imal edilmiş çerezler, patlamış mısır, yulaf ezmeleri, mısır cipsleri, kahvaltılık hububat ürünleri, işlemden geçirilmiş buğday, arpa, yulaf, çavdar, pirinç.
- SINIF
Bilimsel ve sınai inceleme, araştırma hizmetleri; mühendislik hizmetleri, mühendislik ve mimari tasarım hizmetleri, kalite ve standart belgelendirme amaçlı mal/hizmetlerin test edilmesi.
Bilgisayar hizmetleri: bilgisayar programlama, bilgisayarı virüse karşı koruma, bilgisayar sistem tasarımı, başkaları adına web sitelerinin tasarlanması, bakımı ve güncelleştirilmesi, yazılım tasarımı, kiralanması ve güncelleştirilmesi, internet arama motoru sağlama, hosting, bilgisayar donanımları alanında danışmanlık, bilgisayar donanımlarının kiralanması hizmetleri.
Bu sınıfa dahil olup mühendislik, mimarlık, bilgisayar hizmetleri kapsamına girmeyen her türlü tasarım hizmetleri; grafik sanat tasarım hizmetleri (reklam amaçlı tasarım ve peyzaj tasarımı hariç). Sanat eserleri orijinallik onay hizmetleri.
Uyuşmazlık konusu “BIG MAC” markası 22.12.1998 tarihinde tescil edilmiş, 11.04.2017 tarihinde de markanın iptali talep edilmiştir, bir diğer deyişle marka iptal talebinin yapıldığı tarihte beş yıldan fazla süredir tescillidir. Dolayısıyla McDonald’s iptal talebinden geriye dönük olarak beş yıl içerisinde (11.04.2012-11.04.2017) markanın ilgili mal ve hizmetler üzerinde ciddi kullanımını ispat etmek durumunda kalmıştır.
McDonald’s ilgili zaman aralığında markasını kullandığını ispatlamak adına EUIPO’ya Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’taki McDonald’s şirketlerinin yetkililerince imzalanan 3 adet yeminli ifade; Big Mac et sandviçlerini gösteren Almanca, Fransızca ve İngilizce broşürler ve reklam posterlerinin bilgisayar çıktısı ve sandviçlerin ambalajları (kutuları); farklı ülkelerin McDonald’s web sitelerinden alınmış ekran görüntüleri ve Big Mac hamburgerinin tarihini, içeriğini ve besinsel değerini içeren bilgilerin yer aldığı en.wikipedia.org sitesinden alınmış çıktılar sunmuştur.
EUIPO sunulan delillerin tamamını incelemiş ve her birine dair kullanım ispatı delilleri açısından marka sahiplerini oldukça ilgilendirebilecek belirli değerlendirmelerde bulunmuştur:
EUIPO, marka sahibinin temsilcileri/çalışanları tarafından imzalanan ve 2011-2016 yılları arasında “Big Mac” sandviçlerinin Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’taki satış miktarının 1.4 milyardan fazla olduğunu iddia eden yeminli ifadelerin, markanın kullanımı ispatlamak için geçerli delil olduğunu ancak bu ifadeleri verenlerin tarafsız olmaması sebebiyle ispat gücünün az olduğunu belirtmiştir. Bu türdeki delillerin ancak diğer delillerle (etiketler, ambalajlar, vb.) desteklenmesi veya bağımsız kaynaklardan elde edilmesi halinde ispat gücünün artacağını vurgulamıştır.
McDonald’s’ın kendi web sitelerinden almış olduğu ekran görüntüleri ile ilgili olarak ise; markanın web sitesindeki varlığı bu markayı taşıyan ürünlerin veya hizmetlerin halka arz edildiğini gösterebilir ancak bu web sitesi yeri, zamanı ve kullanımın kapsamını göstermediği sürece tek başına markanın web sitesinde kullanılıyor olması markanın ciddi bir biçimde kullanıldığını ispatlamaya yetmemektedir sonucuna ulaşmıştır.
Web sitesi çıktılarının ispat gücünü arttırmak adına web sitesi aracılığıyla uyuşmazlık konusu mal ve hizmetlerin siparişinin verildiğini gösteren delillerin sunulabileceğini ifade eden EUIPO, destekleyici delillere – örnek olarak internet trafiğini veya hangi ülkelerden bu web sitelerine erişildiğini gösteren kayıtlar – ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Böylesi destekleyici delillerin McDonald’s tarafından sunulmadığını dolayısıyla web siteleri ile satışa sunulan (satılan) ürünlerin nihai sayısı arasında ilişki kurulamadığını belirtmiştir.
Sunulan ambalaj ve broşürlerin “BIG MAC” markasını taşıdığını ancak bu broşürlerin dolaşımının nasıl olduğunu, kimlere sunulduğunu ve muhtemel veya gerçek satışlara yol açıp açmadığını gösteren herhangi bir bilgi sunulmadığını belirten Kurum, sunulan materyallerin ilgili mal ve hizmetler üzerinde markanın gerçek bir ticari varlığı olduğunu gösteren herhangi bir veri içermediği sonucuna varmıştır.
Son olarak, en.wikipedia.org sitesinden alınan çıktıların güvenilir bir delil olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını zira Wikipedia’da yer alan yazıların her an kullanıcılar tarafından değiştirilebileceği kararda vurgulanmıştır.
Kullanım ispatı delillerini bu şekilde değerlendiren EUIPO, sonuç olarak markayı taşıyan ürünlerin gerçekten satışa sunulduğunu gösteren inandırıcı bilgilerin sağlanmadığına karar vermiştir.
Ülkemizde gerçekleşen uygulamada, TürkPatent kullanım ispatı delilleri diye tabir edilen belgeleri;
1) Faturalar
2) Katalog, Fiyat Listesi ve Ürün Kodları
3) Ürün, Ambalaj ve Tabela Örnekleri
4) Reklam, Tanıtım ve Promosyon
a) Reklam görselleri ve videoları, bunlara ilişkin faturalar
b) Tanıtım, promosyon görselleri ve videoları, bunlara ilişkin faturalar
c) Fuar katılımına ilişkin deliller
d) Pazar araştırması, kamuoyu araştırması
5) Ticari Faaliyete İlişkin Bilgiler
6) Beyanlar ve Diğer
olarak sınıflandırmıştır. Markalarınızla ilgili olarak bu belgeleri her an kullanıma hazır bir şekilde arşivlemek ve güncel tutmak tüm marka sahipleri için faydalı olacaktır. Olası bir dava sürecinde bu belgeler, markayı kullandığınızın ispatı olarak mahkemeye sunulacaktır.
Örneğimiz olan Big Mac olayına dönersek; EUIPO İptal Birimine ait kararına McDonald’s’ın itiraz edip, Temyiz Kurulu önüne gitmesi muhtemeldir. Dolayısıyla bu defterin henüz kapanmadığını ve iki şirket arasındaki kozların bir de Temyiz Kurulu önünde paylaşılacağını söylemek mümkündür…
Ancak pazarlama tarafında McDonald’s’ın en büyük rakibi fırsatı kaçırmayarak duruma atıf yapan bazı menüleri hemen tüketici karşısına çıkarttı.
* Başlık: Onu kaybediyorum
Big Mac Uyuşmazlığı Derleme için Kaynak ve Teşekkür: IPR Gezgini – Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Blogu – www.iprgezgini.org
Yazan: Güldeniz Doğan ALKAN
guldenizdogan@hotmail.com
